MetaBirkin-Fall verdeutlicht, wie wichtig es ist, vor Erstellen eines Inhalts mit NFT Drittrechte zu prüfen

Das Modelabel Hermès, insbesondere berühmt für seine Birkin- und Kelly-Handtaschen, hat unlängst in einem Rechtsstreit vor dem New York Southern District Court einen Sieg gegen den Künstler Mason Rothschild errungen, in dem es um Markenrechte und hier speziell deren Verletzung durch die Erstellung von Vermarktung von sogenannten  Non-Fungible Token (NFTs) ging.

In dem Verfahren ging es um eine NFT-Kollektion namens „MetaBirkins“ des besagten Künstlers Mason Rothschild aus dem Jahr 2021. Die Kollektion bestand aus rund 100 digitalen Abbildungen von mit Plüsch besetzten Birkin-Bags, die mit NFTs versehen waren. NFTs sind digitale Echtheitsnachweise, die in einer Blockchain aufgezeichnet werden. Die NFTs wurden in einer Online-Auktion verkauft.

Hermès verklagte Rothschild im Januar 2022 wegen Verletzung und Verwässerung seiner Marken sowie wegen Cybersquatting, da Rothschild die Domain MetaBirkins.com „besetzt“ hatte. Hermès machte zudem geltend, dass das Projekt von Rothschild die Bemühungen des Mode-Unternehmens, selbst in den NFT-Markt einzutreten, gestört und seine Möglichkeiten behindert habe, in diesem Bereich von dem bekannten Ruf der Birkin-Tasche zu profitieren.

„Die Situation, dass Künstler bei der Erschaffung ihrer Werke auf Inhalte zurückgreifen, die bereits zugunsten anderer Personen oder Unternehmen geschützt sind – etwa als Marke, Design oder Urheberrecht – sind keineswegs neu“, erläutert Nils Rauer, Urheberrechtsexperte bei Pinsent Masons. „Solche Konflikte wurden schon häufig ausgetragen. Aber das Phänomen NFT basiert gewissermaßen auf der Transformation analoger Wertgegenstände in Digitale Assets. Daher ist es hier besonders wichtig zu prüfen, ob Drittrechte an den Inhalten bestehen, die zum Gegenstand eines NFTs gemacht werden.“

Rothschilds Verteidigung, in der er sich auf den ersten Verfassungszusatz berief und behauptete, seine „MetaBirkin“-NFTs seien verfassungsrechtlich geschützte Kunst, die „die Grausamkeiten bei der Herstellung der extrem teuren Lederhandtaschen von Hermes“ kommentiere und daher von der Haftung geschützt sei, blieb erfolglos. Rothschild plädierte für die Anwendung des sogenannten Rogers-Tests. Dabei handelt es sich um einen Test, der ein Gleichgewicht zwischen den Eigentumsinteressen des Markeninhabers und dem Schutz der freien Meinungsäußerung durch den Ersten Verfassungszusatz herstellen soll. Der Test überprüft, ob die Verwendung einer Marke in einem ausdrucksstarken Werk künstlerisch relevant für das zugrundeliegende Werk ist. Zugleich nimmt er in Augenschein, ob die Verwendung ausdrücklich irreführend in Bezug auf den Inhalt oder die Quelle des Werkes ist.

Rothschilds Vorschlag gemäß wurde der Rogers-Test tatsächlich auf seinen Fall angewendet, was bedeutet, dass Hermès eine erhöhte Beweislast auferlegt wurde: Das Unternehmen musste die Geschworenen durch ein „Übergewicht an Beweisen“ davon überzeugen, dass Rothschild tatsächlich eine Verwechslung beabsichtigt hatte. Tatsächlich gelang es Hermès, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Rothschilds MetaBirkin NFTs absichtlich so gestaltet waren, dass sie potenzielle Kunden in die Irre führten und mit Produkten des Modelabels verwechselt wurden.

„Hier geht es letztlich um die Frage, ob die Verwendung der markenrechtlich geschützten Taschen in einer markenmäßigen Weise erfolgte, also eine der anerkannten Markenfunktionen beeinträchtigt wurde“, ergänzt Anna-Lena Kempf, IP-Anwältin bei Pinsent Masons. „In einem ersten Schritt ist immer zu prüfen, ob in der Tat zwei Schutzrechte – hier das geistige Eigentumsrecht und die Kunstfreiheit – sachlich im Konflikt stehen. Im zweiten Schritt gilt es dann zu entscheiden, welches Recht Vorrang genießt.“

Das Gericht kam daher zu dem Schluss, dass Rothschild die Rechte an der berühmten Hermès Birkin-Handtasche und die damit verbundenen Marken verletzt und verwässert habe. Auch entschieden die Geschworenen, dass die Verwendung des Domain-Namens MetaBirkins.com durch den Künstler eine Form von Cybersquatting darstellt.

Das Gericht verurteilte Rothschild dazu, an Hermès 110.000 US-Dollar an Gewinn und Wiederverkaufsprovisionen sowie 23.000 US-Dollar an Schadenersatz für Cybersquatting zu zahlen.

„Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Die markenrechtlich geschützten Taschen sind zentrales Element der in Rede stehenden NFTs. Die Markenfunktionen sind ersichtlich tangiert. Es ist daher nochmals die enorme Wichtigkeit einer sorgsamen Rechteprüfung vor Erstellung eines NFTs zu unterstreichen“, schlussfolgert Nils Rauer.